[ 商家泉 ]——(2012-11-27) / 已閱12275次

《商標法》第四十四條第（四）款規(guī)定了連續(xù)三年停止使用的商標，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊，此條是采取注冊制度的大陸法系國家商標法中的一項重要制度，也是一項較為重要的市場競爭手段，其立法目的在于激活不使用的商標，撤銷僅為手段，不是目的，本條（四）所述使用，應從寬原則處理，不同于《商標法》第三十一條“在先使用”應嚴格把握商標使用是否發(fā)揮了識別功能，本條只要形式上符合《商標法實施條例》第3條所規(guī)定的商標使用形式即可視為使用。在實踐中，應注意以下幾點：

一、本條“使用”的內(nèi)涵：具有真實的使用意圖和實際的使用行為
本條規(guī)定撤銷連續(xù)3年不使用的商標，目的在于激活現(xiàn)有商標，促使商
標得以在市場流通，以彰顯商標自身的價值，避免大量“垃圾商標”阻礙其他有意使用該商標而不能的情形，以此立法目的理解本條的“使用”行為：
1、 近似商品、類別使用行為的認定：
在核定使用類別和指定商品上的使用當然是“使用”，而在近似商品、類別上的使用能否為條所述的使用？《商標法》第51條規(guī)定，注冊商標的專用權(quán)及于商品的范圍以核定使用的商品為限，根據(jù)《商標法》第28條、29條河第52條第（一）項的規(guī)定，注冊商標、在先初步審定商標和申請商標的保護都以同一種或類似商品為限，對未注冊在先使用商標的保護也應與注冊商標、在先初步審定商標和申請商標保持一致，故，適用本規(guī)定也應以被異議商標與異議人商標構(gòu)成使用同一種或者類似商品上的相同或近似商標為限。
通過本條立法的背景目的，對使用應從寬原則處理，在近似商品、類別上的使用也認定為對系爭商標的“使用”更為恰當。

2、是否為商業(yè)性的使用：
（1）“使用”的行為須為商業(yè)性，包括《商標法實施條例》第三條規(guī)定的任何使用，即將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。
（2）由此，則未進入流通領(lǐng)域、無商業(yè)化“使用”證據(jù)的使用是否不予認定為系爭商標的使用？有些國家把企業(yè)欲使用注冊商標的意愿等條件也視為使用證據(jù)，也就是商標注冊人以前或三年之內(nèi)沒有使用其注冊商標，但仍有欲使用的意愿，商標主管的權(quán)力機構(gòu)就視為其使用注冊商標。
（3）本文認為，如僅有使用系爭商標的商品或標簽，而無其他證據(jù)佐證該商品或標簽已經(jīng)進入到市場流通領(lǐng)域，則不宜認定是對系爭商標的“使用”，原因在于商品、標簽證據(jù)的“應付性”造假過于容易，不宜識別是否發(fā)生在“撤三”提起前還是提起后。
（4）在具有其他證據(jù)能夠證明使用人在撤銷3年案件立案前已經(jīng)為生產(chǎn)、銷售系爭商標產(chǎn)品做了充分準備，并即將投入市場，且在舉證期內(nèi)系爭商標已在市場流通，則應認定此未投入市場的“使用”行為，更符合本條的立法目的，即激活商標、促使商標的使用，且只有這樣，才能維護商標注冊在先制度的穩(wěn)定性，避免過多撤銷3年不使用案件的發(fā)生。

3、國內(nèi)生產(chǎn)、國外銷售系爭商標產(chǎn)品的行為如何定性
知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，雖然國內(nèi)生產(chǎn)、國外銷售中“使用”他人在國內(nèi)
注冊商標的行為，因未造成國內(nèi)消費者混淆，法院不宜認定為侵權(quán)，但國內(nèi)生產(chǎn)、國外銷售中“使用”自己在國內(nèi)注冊商標的行為，是否能理解為進入
市場流通環(huán)節(jié)、是否是商業(yè)化使用？本文認為，仍應對此“使用”從寬把
握，以維護商標注冊人在國內(nèi)的權(quán)益，包括隨時在國內(nèi)銷售系爭商標產(chǎn)品
的權(quán)利，避免失去該商標而被他人注冊后可能發(fā)生的工商、海關(guān)查處行為。
該定性是與上述商業(yè)性使用、是否進入流通環(huán)節(jié)相通的。

4、在本身具有違法、違規(guī)情節(jié)的產(chǎn)品上“使用”的定性：
如在“三無”產(chǎn)品、質(zhì)量嚴重缺陷產(chǎn)品、侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品上使用系爭商標的“使用”，是否視為符合《商標法》44條規(guī)定，存在理論爭議，爭議點在于對商標的合法使用理解具有分歧。本文認為，《商標法》44條規(guī)定的商標使用確應為合法使用，但應理解為：商標使用行為須符合商標法的各項規(guī)定，至于商品本身在生產(chǎn)、流通領(lǐng)域是否違反了其他法律、法規(guī)的規(guī)定，不影響《商標法》44條對“使用”的判定。

5、自行改變注冊商標的使用定性：
自行改變注冊商標并使用的行為，屬于違反商標法的行為，可責令改正。該違法行為是否必然不屬于“撤三”中的商標“使用”行為？本文認為，應區(qū)別對待。對于改變不大，與注冊商標近似，能起到注冊商標標識識別作用的，仍應認定為系對注冊商標的使用；與注冊商標不構(gòu)成近似，亦不能起到注冊商標識別作用的，不宜認定為系對注冊商標的使用。

6、須有真實的使用目的，而非為防撤銷3年案件的應付性使用。
如自始即沒有使用該商標的意思而賦予商標申請者排他性的獨占權(quán)，會過度妨礙他人選擇使用商標的自由，有失妥當。

7、商標識別作用的適用：必須嚴格區(qū)分本條規(guī)定的“使用”內(nèi)涵與“在先使用”的內(nèi)涵
《商標法》第31條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。
《商標法》44條“連續(xù)三年停止使用”與“搶注他人已經(jīng)使用”對比，具有明顯不同。本條（四）所述使用，應從寬原則處理，只要形式上符合《商標法實施條例》第3條所規(guī)定的商標使用形式即可視為使用，不應嚴格把握商標使用是否發(fā)揮了識別功能即是否進入市場流通領(lǐng)域。如，一商標雖連續(xù)3年未進入市場流通領(lǐng)域使用，但基于其原有的商譽，仍時常見諸報端，或僅對商標本身進行廣告宣傳，此時，其雖并未進入流通領(lǐng)域起到識別作用，但仍應視為其已經(jīng)使用，有觀點認為這會過度妨礙他人選擇使用商標自由。但商標本身即是屬于工業(yè)產(chǎn)權(quán)，識別功能本身也最終以市場競爭為目的，只要他人仍有其他競爭手段可救濟，在無窮盡的文字及其組合、圖形及其組合中肯定能夠找尋其他可替代商業(yè)標志的競爭方式，不必一定撤銷已經(jīng)注冊并實際以《商標法實施條例》第三條規(guī)定形式使用的商標。且《商標法》仍有諸如31條等其他條款救濟確被搶注的行為。
與從寬把握、形式符合則視為使用不同，“搶注他人已經(jīng)使用”則必須嚴格適用商標是否實際進入流通領(lǐng)域起到識別功能。原因在于，“搶注”行為的惡意以“知曉”為前提，未進入流通領(lǐng)域的商標，并不被任何消費者所知曉，也就無從談起搶注人事先“知曉”從而具有主觀惡意。

二、 “使用”的主體范圍：
1、商標注冊人控制、許可范圍內(nèi)的使用，均應視為涉案商標的使用：
（1）商標權(quán)利人的使用當然是對涉案商標的使用；
（2）商標被許可人的使用亦應認定為系爭商標的使用。

2、商標許可未備案、無書面商標許可協(xié)議情況下，“被許可人”使用行為的認定：
（1）商標法實施條例規(guī)定，許可他人使用其注冊商標的，許可人應當自商標使用許可合同簽訂之日起３個月內(nèi)將合同副本報送商標局備案。有觀點認為，未備案的被許可人使用系爭商標的行為不具有合法性，不應認定是涉案商標使用。本文認為，該觀點混淆了合同的成立要件及生效要件。在許可人與被許可人簽署許可協(xié)議后，雙方即具備許可使用的合意，該協(xié)議即成立，但許可協(xié)議是否生效，還應看內(nèi)容及形式、程序是否符合法律、法規(guī)強制性規(guī)定。故，無論許可協(xié)議是否備案，其均已成立，均可以證明許可人許可被許可人使用相關(guān)商標的真實意思表示，被許可人使用的行為可認定為是對相關(guān)商標的使用行為。
（2）至于未具有書面協(xié)議的許可使用行為，則應嚴格審查許可行為是否具有合意，例如雙方是否具有特定關(guān)系，一般來講，法定代表人與公司、股東與公司、關(guān)聯(lián)公司間等的許可與被許可行為，雖無書面合同，亦應對使用行為予以認定。
（3）需要注意的是，僅有書面許可協(xié)議或轉(zhuǎn)讓協(xié)議，而無被許可人對相關(guān)商標的實際使用證據(jù)，因其未在商品或服務上實際使用，故不視為對該商標的使用。
3、侵權(quán)人對商標使用的定性：
鑒于《商標法》44條關(guān)注的是商標是否被商標注冊人以合法方式使用，而
非該商標的任何使用，故侵權(quán)方在未與商標權(quán)利人達成許可使用合意前的使
用該商標的行為，涉嫌侵權(quán)，不宜認定為對該商標的使用。

總共2頁　　1 [2]

　　下一頁